Registrar una marca

Más allá de su utilidad como elemento identificativo, el verdadero valor de la marca radica en que aportan a cada consumidor motivos emocionales para preferir determinadas ofertas frente al resto, y a las empresas una forma de capitalizar su reputación. Por eso, desde el blog más anónimo hasta la transnacional más poderosa, todos tratan de construir una identidad que les diferencie del resto de ofertas que hay en el mercado.
La forma más habitual de construir dicha identidad es mediante la asociación con un símbolo fácilmente reconocible, que permita a los clientes recordar la excelente experiencia que supuso confiar en nosotros cuando vuelva a tener la necesidad, y transmita a los que no los son una idea de lo que se puede esperar de nosotros en cuanto a calidad y precio. Para alcanzar esta situación ideal, es necesario construir un vínculo emocional con los clientes, que dote del significado que queremos a la marca. Este proceso requiere un esfuerzo consistente y continuado; de ahí la necesidad de registrar y proteger los elementos que utilizaremos como señas de identidad.
Para quienes no tienen conocimientos legales sobre la materia, el mundo de las marcas puede parecer inaccesible, estereotipo que se encargan de fomentar los bufetes especializados en propiedad industrial: Sin embargo, la realidad es que contamos con el mismo derecho que cualquier empresa del EuroStoxx para registrar nuestra marca, y el procedimiento es relativamente sencillo con la ayuda adecuada.
El objetivo de este artículo es explicar los fundamentos y procedimientos básicos para el registro de marcas en la Oficina Española de Patentes y marcas (OEPM), de modo que podamos registrar nuestra marca por nosotros mismos y evitar la intermediación de abogados especializados en marcas que, en el 95% de los casos, no son necesarios ni pueden justificar las minutas que cobran. No registrar nuestra marca supone renunciar a uno de los activos más importantes para el éxito a largo plazo: nuestra reputación.
Conceptos básicos sobre marcas: Utilidad, clasificación de Niza, ámbito de protección y restricciones
Mediante el registro de marcas obtenemos el derecho exclusivo a utilizar el signo registrado para distinguir, dentro del ámbito geográfico de protección elegido, los productos o servicios que hayamos seleccionado en nuestra solicitud. En el caso de las marcas nacionales, el periodo de la concesión es de 10 años, y se conserva su titularidad de forma indefinida mientras se paguen las tasas de renovación.
Como titulares de una marca registrada, durante su vigencia podremos recabar protección judicial en caso de que alguien la utilice para identificar productos o servicios similares a los nuestros sin nuestro consentimiento, evitar que alguien pueda registrar una empresa con dicho nombre (siempre que los fundadores no tenga registrada la misma marca en otra categoría), y defender legalmente la titularidad del dominio web correspondiente.
Es importante comprender que las marcas se solicitan para identificar productos o servicios correspondientes a una serie de categorías, denominadas "Clases ", establecidas a partir del "Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" de 1957. En este acuerdo se definieron una serie de categorías estandarizadas (Ver listado ) para el registro de marcas. A efectos prácticos, cada categoría se considera independiente, pudiendo co-existir marcas diferentes que utilicen la misma denominación para identificar productos en diferentes clases.
De este modo, la marca "Colonial" está simultáneamente registrada para identificar los siguientes productos:
PAN, PASTELERIA Y CONFITERIA; HELADOS COMESTIBLES por BIMBO, S.A (Clase 30)
VESTIDOS, CALZADOS Y SOMBRERERIA y SERVICIOS DE VENTA AL DETALLE EN COMERCIOS de estos productos por J Y S SAUQUET, S.A (Clases 35 y 25)
LEJÍAS por DANIEL DEL OLMO, S.A. (Clase 03)
SERVICIOS INMOBILIARIOS, DE CONSTRUCCIÓN y ARQUITECTURA por INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. (Clases 36, 37 y 42).
Pese a tratarse del mismo nombre, estas marcas son simultáneamente válidas porque se distinguen unas de otras visualmente (no inducen a error) y están registradas para clases diferentes, es decir, identifican productos o servicios no relacionados. Si no se hubieran cumplido ambos requisitos a la hora de presentar la solicitud, esta podría haber sido denegada o recurrida, tema de lo que hablaremos más adelante. En caso de que deseáramos que nadie más utilizara nuestra marca, deberíamos registrarla en TODAS las clases, lo cual no es precisamente barato.
Otro concepto importante es el ámbito geográfico de protección : Las marcas pueden ser Nacionales , que se registran en la Oficina Española de Patentes y Marcas y son de aplicación únicamente en España; marcas comunitarias o europeas, que se registran en la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) y son válidas en todos los países de la Unión Europea; o Internacionales , que son marcas nacionales registradas en otros países a través de la OEPM. En función del ámbito de protección, el precio del registro y renovación de la marca variará, siendo la más barata la nacional. En 2008, el registro de una marca nacional cuesta 150 euros por clase, mientras que la europea en torno a 1500€ (hasta 3 clases).
Según el mercado al que dirijamos nuestras actividad resultará más conveniente elegir un ámbito geográfico más amplio o específico: todo dependerá de qué impacto puede tener que otros utilicen (o registren) nuestra marca para productos similares en otros países. En la mayoría de los casos la marca nacional es la opción más razonable, especialmente si es una marca de servicios y tenemos registrado el dominio .com correspondiente.
No obstante, cuando la marca sea para productos destinados a la exportación o desarrollemos nuestra actividad en diferentes países, suele ser preferible un registro geográfico más amplio que cubra los mercados a los que nos dirigimos. En todo caso, siempre se puede ampliar la cobertura de una marca en el futuro si no hay marcas en conflicto.
En cuanto a lo que puede ser registrado como marca, los artículos quinto y posteriores de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas establecen una serie de restricciones al registro de marcas, siendo las más destacables:
la utilización de denominaciones genéricas, no distintivas o que cuyo uso se haya generalizado como genérico;
los que imiten emblemas y símbolos de organismos oficiales;
el nombre, apellido, seudónimo o la imagen de personas distintas del solicitante
El nombre comercial, denominación o razón social de una persona jurídica;
signos que reproduzcan, imiten o transformen creaciones protegidas por un derecho de autor u otro derecho de propiedad industrial;
los que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos o puedan crear confusión, o los que, aun designando productos o servicios diferentes, sean semejantes a marcas renombradas y pueda pueda indicar una conexión con el titular de la marca renombrada o socavar el caracter distintivo de dichos signos anteriores.
Por tanto, a la hora de registrar una marca debe primar la originalidad en el nombre y diseño para evitar conflictos con otras marcas y problemas con el registro.
Procedimiento de registro de una marca comercial
Antes de pensar en registrar una marca conviene comprobar que el dominio .com correspondiente al nombre está disponible, y registrarlo. Este trámite es rápido y barato, y nos da cierta seguridad de que nadie ha registrado esa marca con anterioridad en ninguna parte del mundo. En mi opinión, en pleno siglo XXI registrar y desarrollar una marca cuyo dominio .com lo ha registrado otro es perder tiempo y dinero.
Para empezar a realizar una solicitud de registro de marca lo primero es comprobar si está disponible para la clase o clases que le corresponden, ya que cualquier similitud en el nombre, grafismo o pronunciación puede dar origen a un recurso por parte del titular de otra marca registrada previamente.
Para saber la/s clase/s más adecuadas para nuestro producto o servicio lo más práctico es buscar en el localizador de marcas de la OEPM a los líderes del mercado, que muy probablemente tendrán sus marcas registradas y habrán contado con un asesoramiento legal que podremos aprovechar. Así, por ejemplo, si queremos registrar una marca de cerveza, lo normal sería buscar "Mahou", "San Miguel", "Cruzcampo", "Heineken", "Shandy"… e ir anotando las categorías en las que se registran los productos, así como las descripciones de las clases solicitadas para ir componiendo la nuestra.
Es probable que en estas búsquedas encontréis registradas categorías que no corresponden con el producto que se comercializa bajo esta marca. Esto se debe a que muchas empresas no quieren arriesgarse a que alguien lance productos o servicios con su nombre y optan por registrar todas las categorías (¿os imagináis un "Centro de Desintoxicación" Cruzcampo?). En la mayoría de los casos, la que más se repite es la buena, pero conviene comprobar con la última revisión de clasificación de Niza las categorías que se han registrado, para comprobar que lo que queremos comercializar encaja en esa categoría y no en otra.
En nuestro ejemplo de cerveza, la más repetida es la clase 32, que corresponde a la categoría dedicada a "cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas ". No obstante, algunas marcas también han optado por registrar las clases 33 (Bebidas alcohólicas excepto cerveza), 43 (Restauración - restaurantes), 16 (Publicaciones y revistas), 35 (servicios de publicidad), 39 (transporte y distribución) y 25 (vestidos, calzado y sombrerería) entre otras.
Aunque estos registros "secundarios" no nos servirán para rellenar nuestra solicitud, ofrecen información sobre las estrategias de expansión de la competencia y, en el caso de los registros más recientes, sirven para anticipar sus próximos movimientos. Por ejemplo, desde el 16/03/2008 se puede saber que Heineken está registrando LIFE HEINEKEN (M 2813364) como marca para bares, restaurantes, cervecerías y cafeterías en lo que parece ser un proyecto de extender su imagen de marca más allá del envase de sus cervezas; y desde hace algo más de tiempo tiene concedida una marca para lo que parecen ser máquinas de "vending".
Normalmente las descripciones más repetidas son las que copian el nombre de la categoría y/o el genérico "Las solicitadas ", que sirven para registrar toda la categoría en general, sin tener que modificar en el futuro la descripción de la marca en caso de que ampliáramos el negocio dentro de los productos y servicios de la clase. Tanto si se opta por esta estrategia como si se prefiere ser más específico en la descripción, conviene dejar la puerta abierta a otros productos/servicios no contemplados originalmente, pero pertenecientes a la misma clase.
La cantidad de clases a registrar dependerá de nuestro presupuesto y nivel de preocupación por que alguien nos copie la marca para otra cosa, aunque para el común de los mortales será suficiente con la clase correspondiente a la actividad principal. Si el negocio marcha bien, podemos registrar más clases en el futuro, conforme vislumbremos nuevas lineas de negocio.
Una vez conocida la/s clase/s que nos interesan, deberemos comprobar en el localizador de la OEPM que no existen marcas nacionales, marcas internacionales con efecto en España y marcas comunitarias similares en nombre, pronunciación y grafismo a la que pretendemos registrar , ya que de lo contrario se denegará la solicitud. Aviso: el localizador de marcas limita los resultados a las primeras 200 coincidencias, así que si hay más resultados para la consulta no aparecerán todos los registros y tendremos que ser más específicos.
Siguiendo con el ejemplo de la cerveza, si quisiéramos registrar "Duff" como marca, habría que buscar en los tres apartados el propio nombre "Duff" así como "Duf", ya que fonéticamente no hay diferencia entre una y dos efes y es posible que encontremos marcas que contengan esa cadena y sean parecidas (por ejemplo, "Laduf"). La OEPM ofrece un servicio de pago para descartar coincidencias fonéticas.
De esta búsqueda sacamos dos conclusiones, que en la categoría 32, "Duff BEER" es una marca europea (001341130) registrada por TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION el 11/10/1999 (no se dieron mucha prisa), con lo cual cualquier solicitud de registro en la misma categoría será muy probablemente rechazada o recurrida; y que esto es algo que no sabía quien intentó registrar como marca nacional "CERVEZA DUFF BEER PILS" (M 2808479) en enero de 2008… 150 euritos a la basura.
Hacer correctamente y con esmero la búsqueda de marcas con alguna similitud nos ahorrará dinero y disgustos, así que conviene hacer un pequeño esfuerzo. También conviene saber que las bases de datos online pueden no estár actualizadas en tiempo real, con lo cual existe una pequeña posibilidad de que se acabe de inscribir algún registro en conflicto con el que nosotros queremos y no figure. Los días 1 y 15 de cada mes se suele hace un volcado de registros que coincide con la publicación del "Boletín Oficial de la Propiedad Industrial" (BOPI) , lugar donde se publican todos los trámites relacionados con marcas y patentes. Si las últimas solicitudes del BOPI aparecen en Internet y no hay registros en conflicto, es el mejor momento para hacer la presentación de la marca. En cualquier caso, conviene darse prisa a la hora de registrar.
Una vez relativamente seguros de que no hay registros en conflicto en la clase que nos interesa, y que dicha clase es la correcta, podemos empezar la tramitación del registro de nuestra marca.
Formulario de registro de marcas y procedimiento
La presentación de una la solicitud de registro de marca puede hacerse telématicamente (las 24h en la web de la OEPM y con un 15% de descuento), por correo certificado en sobre abierto dirigido a la OEPM, presencialmente en la Sede de la Oficina Española de Patentes y Marcas (Pº de la Castellana, 75. Madrid), en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la Comunidad Autónoma, así como en los órganos que éstas habiliten en el futuro. Mi recomendación es hacer el trámite directamente con la OEPM, que para algo es el registro central.
Para solicitar una marca es necesario cumplimentar el formulario de solicitud a máquina (o en el ordenador), rellenando todos los datos personales del solicitante, la denominación y/o diseño que se quiere registrar y las clases o categorías correspondientes. Dicha documentación debe entregarse debidamente firmada junto al justificante de pago de las tasa correspondiente, que en 2008 son de 151,35€ por clase para las marcas de productos o servicios.
En la primera hoja del formulario de solicitud hay que marcar el tipo de marca , que por lo general será de productos o servicios . Las marcas colectivas corresponden a asociaciones de fabricantes comercializan sus productos bajo marca común (por ejemplo, en el caso de cooperativas de segundo nivel), y las de garantía son aquellas que certifican características del producto y son utilizadas por terceros bajo autorización, como la denominación de origen. Las otras opciones se refieren a marcas anteriormente registradas.
Además del tipo de marca, hay que indicar que el solicitante no está representado (apartado 2), marcar con una equis la documentación que se adjunta (justificante de pago, y 4 copias si es una marca mixta), el número de páginas de la solicitud (7 o 3 es lo más normal) y la firma. No escribáis en las partes reservadas de las esquinas superior e inferior derecha.
En la segunda hoja hay que completar el apartado "Reproducción y datos de la marca" (Apt. 4), incluyendo una reproducción del distintivo (18). La marcas solicitadas suelen ser "denominativas" (solo el nombre) o mixtas (nombre y representación gráfica). En caso de que sólo se reclame la denominación, deberemos seleccionar este tipo en la casilla 19 e indicar que "desea que la OEPM publique y registre la presente marca en los caracteres estándar utilizados por dicha oficina ", que son caracteres alfanuméricos y algunos de puntuación (casilla 20).
Si, además de la denominación, queremos registrar una representación gráfica de la misma, el tipo de marca a seleccionar será "mixto ", y no marcaremos la casilla 20. Si los elementos gráficos son a color conviene reivindicar los colores principales como características distintivas señalando, además de su nombre nombre, el código RBG , CMYK , Pantone o CIELAB que identifica los colores. Si la denominación de la marca no es directamente legible conviene rellenar el apartado "descripción escrita de la marca", indicando explícitamente el denominativo solicitado junto a una descripción exhaustiva y precisa del distintivo, ya que, de otro modo, nos solicitarán que lo corrijamos.
En la tercera página deberemos indicar las clases solicitadas y los productos o servicios protegidos, que habremos elegido a partir de las búsquedas previas de marcas de la competencia o similares. Si se ha solicitado un distintivo gráfico o mixto, deberá acompañarse la solicitud con 4 reproducciones de la marca en las hojas existentes al efecto (páginas 4 a 7 de la solicitud). Aunque las dimensiones máximas indicadas en el formulario es de 8cm x 12cm, las dimensiones del recuadro de la página 2 es de 7,5cm x 11,3cm, así que recomiendo que las reproducciones se impriman con un tamaño máximo de 7,5cm de ancho y 11cm de alto para que quepan en el formulario.
Una vez presentada la solicitud, se publicará en el la resolución del expediente de la solicitud se realizará antes de 8 meses desde la solicitud si no hay oposiciones, y de 15 meses si las hay. Si se resuelve a favor del solicitante, la marca quedará registrada a su nombre hasta pasados 10 años de la fecha de solicitud inicial, y podrá renovarla por periodos de 10 años pagando las tasas correspondientes sin límite de tiempo. Durante el procedimiento recibiremos diferentes notificaciones procedentes de la OEPM informándonos de la marcha del proceso.
Marcas registradas
Una vez concedida la marca, recibiréis publicidad / spam de varios bufetes de abogados especializados en marcas y propiedad industrial. Es algo que suelen hacer aprovechando que los datos del registro (incluida la dirección completa del solicitante) se publican en el BOPI y son accesibles al público, pero no os preocupéis que sólo lo mandan una vez. Aunque parezcan formularios oficiales o traten de incitaros a "sobreproteger" vuestra marca, tener en cuenta que no necesitáis ninguno de los servicios que os ofrecen. La OEPM se encarga de enviaros gratuitamente avisos de nuevas solicitudes de marcas o nombres comerciales de terceros que pudieran resultar incompatibles con vuestro registro , así como de avisaros 8 meses antes de que caduque vuestra marca para que tengáis tiempo de renovarla, si queréis.
No obstante, recomiendo apuntar en el calendario un recordatorio de la fecha de vencimiento de la marca, así como adquirir la costumbre de hacer búsquedas cada 3 meses en la sección de localización de marcas nacionales, internacionales con efecto en España y europeas, ya que podría solicitarse alguna marca que consideremos entra en conflicto pero que de la que no hayamos recibido notificación.
Es importante hacer esta revisión trimestral porque, si no presentáis un recurso de oposición frente a una solicitud en conflicto ésta será concedida y adquirirá validez legal. Si habéis estado atentos sabréis que sólo podéis recurrir aquellas solicitudes en las clases solicitadas para vuestra marca , y que sólo son denegadas de oficio aquellas peticiones de registro de marcas que son iguales a otras existentes o no cumplen los requisitos que establece la ley. De ahí la importancia de dedicar 5 minutos a "proteger" nuestra marca.
Os dejo un enlace a un enlace a un artículo muy interesante referente a las oposiciones de marcas , que os puede servir de referencia tanto para recurrir marcas de otros como para defender vuestras marcas de oposiciones. El recurso en PDF no tiene desperdicio.
Por último, os recuerdo que tenéis la obligación legal de usar la marca , ya que de otro modo podría solicitarse su anulación. También es conveniente que comuniquéis a la OEPM cualquier cambio de domicilio , a fin de que puedan avisarnos ante cualquier eventualidad. Espero haberos ahorrado un buen dinero en abogados… gastarlo a mi salud.